東京高等裁判所 平成８年（行ケ）１３６号 判決
東京都千代田区大手町１丁目６番１号
原告
協和醗酵工業株式会社
代表者代表取締役
平田正
訴訟代理人弁護士
廣田雅紀
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
被告
特許庁長官 伊佐山建志
指定代理人
田中久直
同
石橋和美
同
後藤千恵子
同
小池隆
主文
特許庁が平成５年審判第２３６４８号事件について平成８年３月２５日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第１ 当事者の求めた裁判
１ 原告
主文と同旨の判決
２ 被告
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
第２ 請求の原因
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和６１年９月１２日、発明の名称を「新規ペプチド」とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（昭和６１年特許願第２１５０８８号）をしたが、平成５年１１月２日拒絶査定を受けたので、同年１２月２１日拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、この請求を平成５年審判第２３６４８号事件として審理した結果、平成８年３月２５日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年６月１２日原告に送達された。
２ 特許請求の範囲第１項に記載された発明（以下「本願第１発明」という。）の要旨
別紙審決書写し（以下「審決書」という。）の２頁１０行ないし３頁２行に記載のとおりである。
３ 審決の理由
審決書に記載のとおりである。
４ 審決の取消事由
審決の理由１（手続の経緯・本願第１発明の要旨）は認める。
同２（引用例）は認める。
同３（対比）は認める。
同４（当審の判断）のうち、審決書７頁１０行から８頁２行「れたい。）」まで、８頁６行「及び１３位」から１１行「１５行参照）」まで、８頁１５行から１９行「主張しているが、」までは認め、その余は争う。
同５（結び）は争う。
審決は、相違点についての判断及び効果についての判断を誤った結果、本願第１発明の進歩性の判断を誤ったものであるから、違法なものとして取り消されるべきである。
（取消事由）
(1) 取消事由１（相違点についての判断の誤り）
審決は、「引用例に記載の１４位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）をグルタミン（Ｇｌｎ）に置換することに格別の困難性は存在しない」（審決書８頁１１行ないし１４行）と判断するが、誤りである。
〈１〉(a) 審決も認定するように、天然モチリンのアミノ酸配列が１３－１４－１５の各位置において、メチオニン－グルタミン－グルタミン酸であることは本願出願前周知であったから、本願出願当時、モチリンの１４位のグルタミンがグルタミン酸に置換されたものを天然モチリンと同じものと認識していた当業者はだれもいなかったものである。
審決の相違点についての判断は、結局、１３位のメチオニンがロイシンで置換されたモチリン誘導体においても、１４位のアミノ酸がグルタミン酸であるモチリンとグルタミンであるモチリンとを同効のものと考えていたことからみて、引用例に記載の１４位のグルタミン酸をグルタミンに置換することに格別の困難性は存在しないということになり、他に何ら具体的根拠を示すことなく、同効のものと考えていたから置換は容易であるという乱暴な論理である。
(b) また、審決が指摘するように、「１３位のメチオニン（Ｍｅｔ）がロイシン（Ｌｅｕ）で置換されたモチリン誘導体においても、１４位のアミノ酸がグルタミン酸（Ｇｌｕ）とグルタミン（Ｇｌｎ）であるモチリンと同効のものと考えられていた」（審決書８頁６行ないし１０行）のであれば、他に必要性が見いだしえない限り、当業者において新たに作製してみようとする動機がない。
〈２〉(a) 被告は、引用例に本願第１発明と同一のものが記載されていると主張するが、審決取消訴訟において審理判断の対象となるのは、審判手続において審理判断された事項に限られるべきであり、上記主張は本訴における審理判断の対象外のものである。
(b) さらに、引用例中の「Ｌ－ノルロイシン－１３－モチリンおよびＬ－ロイシン－１３－モチリンという名前は１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しないという点では維持存続されるであろう」（甲第４号証４頁右上欄１１行ないし１５行）との記載は、単に引用例記載の１３位がロイシンで１４位がグルタミン酸であるモチリン誘導体（以下「引用例モチリン」という。）の呼称について言及したものであって、本願第１発明のペプチド（以下「本願モチリン」という。）と同じアミノ酸配列を有するモチリン誘導体を開示するものでも、それが製造されたことを開示するものでもない。
(c) 引用例に引用された甲第５号証（“Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．”１９７４年版５２巻７頁、８頁）にも、その１３位のアミノ酸がロイシンであるモチリンについては何ら記載がない。
(2) 取消事由２（効果についての判断の誤り）
〈１〉 特許庁の物質特許制度及び多項制に関する運用基準（昭和５０年１０月）（甲第７号証）においては、「化学物質発明の進歩性は、ⅰ化学物質の化学構造、ⅱ化学物質の性質又は用途の二つの面からの特異性に基づいて判断する。」とした上、「Ｃ 化学構造類似の公知化学物質から予測できる性質を有する化学物質であっても、その性質の程度が著しく優れている化学物質の発明。」は、「進歩性があるものとする。」とされている。
特許庁の特許・実用新案 審査基準（甲第９号証）においても、進歩性の項で、「〈１〉 有利な効果の参酌
請求項に係る発明の有利な効果を調べ、有利な効果の存在が認められればこれを参酌して論理づけを試みる。
たとえば、引用発明との構成の類似性や、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、有利な効果であって、引用発明が有する効果とは異質な効果、または同質の効果であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではないときは、この事実により進歩性の存在が推認される。」とされている。
〈２〉(a) 甲第６号証（意見書）の５頁１３行ないし７頁１３行の記載及び第１８図は、本願モチリンが引用例モチリンに比較して、強い腸管運動亢進作用を有することを明らかにしている。第１８図に結果が示されている実験は、１３位をノルロイシンとし、１４位をグルタミン酸としたモチリン（以下「ＮＥモチリン」という。）を加えた３種類のモチリン誘導体のそれぞれにつき、５段階の投与量について、一検体につき６匹のウサギを用いたデータである。
第１８図によると、本願モチリンでは、０．２５μｇ／Ｋｇの投与で腸管運動亢進作用が認められ、２．５μｇ／Ｋｇの投与で最大活性値を示すのに対し、引用例モチリンでは、０．２５μｇ／Ｋｇの投与ではほとんど腸管運動亢進作用が認められず、５．０μｇ／Ｋｇの投与においても、本願モチリンの１．０μｇ／Ｋｇの投与と同程度の腸管運動亢進作用しか示さなかった。また、０．５μｇ／Ｋｇ及び１．０μｇ／Ｋｇの投与量において、本願モチリンは引用例モチリンに比べて約６ないし９倍の活性を示した。
(b) イン・ビボ（生体内）試験において、約６ないし９倍の活性強度の差を示す上記比較試験の結果は、到底予測し得るものではなく、少ない投与量で活性を示し、また、最大活性値においても優れている本願モチリンが引用例モチリンに比して顕著な効果を有していることは明らかである。
(c) 審決が指摘する「１３位のメチオニン（Ｍｅｔ）がロイシン（Ｌｅｕ）で置換されたモチリン誘導体においても、１４位のアミノ酸がグルタミン酸（Ｇｌｕ）とグルタミン（Ｇｌｎ）であるモチリンを同効のものと考えていたこと」（審決書８頁６行ないし１０行）は、本願モチリンが引用例モチリンに比べて著しく優れた効果を有することを何ら示唆するものではない。
ペプチド系生理活性物質の構成アミノ酸の１つを他のアミノ酸に置換すると、その生理活性が通常低下することからすると、本願モチリンが天然モチリンと同等の活性を有することは、むしろ予測し得ないことである。
本願モチリンがＮＥモチリンと比べると２倍程度の活性を示すにすぎないものだとしても、そのことにより、低用量で用いることができること、副作用の発現を低下させ、安全性を高めることが期待でき、さらに、安い費用で調製でき、人間及び動物の身体中で容易に劣化しない等の効果がある。
(d) 被告の甲第６号証に対する批判は、実験条件が著しく異なる甲第４号証（引用例）及び甲第１２号証に基づくものであるから、当を得たものではない。すなわち、被告が甲第６号証に対する批判の根拠とする引用例中の投与量に関する記載（甲第４号証５頁左下欄１０行ないし右下欄４行）は、具体的な薬理実験結果が記載されていないこと、ペプチド系生理活性物質における構成アミノ酸を他のアミノ酸と置換すると通常その活性が低下するにもかかわらず、上記引用例中の投与量の記載は低くなっていること等からすると、実験によらずに推測に基づいて記載されたものと考えられる。
また、犬に対する投与量に関する記載（甲第４号証５頁右下欄４行ないし９行）は、頁数が抜けているが、Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９７３年版５１巻５３３ないし５３７頁（甲第１１号証）から引用したものであると認められる。そこでの記載自体、モチリンの有効投与量等については、Ｃａｎ．Ｊ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｐｈａｒｍａｃｏｌ．，４９，３９９(1971)（甲第１２号証）から引用している。甲第１２号証の実験は、麻酔をしていないイヌに６０秒巻静脈内投与を行い、消化管運動亢進作用で評価したものであり、最も投与量の少ないものでも１００～１２５ｎｇ／Ｋｇであり、しかも上記投与量１００～１２５ｎｇ（０．１００～０．１２５μｇ）／Ｋｇは天然モチリンの有効投与量に関するものにすぎない。
〈３〉 さらに、本願モチリンは、蛋白分解酵素であるプラスミンによる分解に対して安定性を有することや、実際に点滴用医薬品として使用する場合の重票なファクターであるプラスチック容器に対する付着性において極めて安定であるという特有の効果を奏する。
第３ 請求の原因に対する認否及び反論
１ 請求の原因１ないし３は認め、同４は争う。審決の認定、判断は正当であって、原告主張の誤りはない。
２ 反論
(1) 取消事由１について
〈１〉 引用例には、「１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しない」（甲第４号証４頁右上欄１３行、１４行）という表現で、１３位がロイシンで１４位がグルタミンであるモチリン誘導体について触れられているのであるから、本願モチリンの構成が実質的に示唆されており、本願第１発明の構成に困難性がないことは明らかである。
すなわち、引用例の発明の詳細な説明中の「モチリンの構造は最初はアミノ酸配列の位置が１３－１４－１５の各位置において－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕであると考えられ、この構造は主特許の優先日まで正しいと思われていた。しばらくしてアミノ酸配列に対する修正が発表され、これによると１４位置にはグルタミン酸の代わりにグルタミンが存在し、正しくは前記部分の配列が－Ｍｅｔ－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ－である」（甲第４号証４頁左上欄１５行ないし右上欄２行）との記載は、天然モチリンのアミノ酸配列の１４位のアミノ酸残基がグルタミン酸であると最初は誤って報告されていたが、その後の研究で該１４位のアミノ酸残基は正しくはグルタミンであることが明らかになったことを示すものである。
また、同じく引用例の発明の詳細な説明中の「これ以上アミノ酸配列に関する修正が必要なければ位置１４にグルタミン酸残基を有するモチリン誘導体に対してこれまで使用されてきたＬ－ノルロイシン－１３－モチリンおよびＬ－ロイシン－１３－モチリンという名前は１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しないという点では維持存続されるであろう」（同４頁右上欄８行ないし１５行）との記載は、１４位の側鎖のアミド基は生物活性には影響がなく、引用例モチリンと、本願モチリンとは同等の生物活性を有することを示すものである。
さらに、引用例の発明の詳細な説明中の「合成モチリン誘導体は自然に得られるモチリンとほぼ同じ生物学上の活性を有する・・・。今般、モチリンの１３番目の位置にＬ－ノルロイシン基の代りに・・・Ｌ－ロイシン基を入れても同じ有益な結果が得られることが判明した。既知のノルロイシン－モチリンに対してロイシン－モチリンは有益な生物学的活性は同じではあるがＬ－ロイシンはＬ－ノルロイシンより安価であるから安い費用で調製でき、しかもＬ－ロイシンはたんぱく質の生成に有効に関与する天然に存在するアミノ酸であるから人間および動物の身体の中で容易には劣化しないという事実から有益である。」（同３頁左下欄下から２行ないし右下欄下から２行）との記載は、引用例モチリンが、１３位がメチオニンで１４位がグルタミンである周知の天然モチリンとほぼ同じ生物学上の活性を有することを示唆するものである。
したがって、引用例においては、引用例モチリンは周知の天然モチリンとほぼ同じモチリン活性を有するものであり、そして、この引用例モチリンは同じく引用例に記載の本願モチリンと同等の生物活性を有することが示唆されているから、引用例モチリンを、同じくモチリン活性を有することが示唆されている本願モチリンに変更することに格別の困難性は存在しないのである。
引用例が引用する甲第５号証（Ｃａｎ．ａＪ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９７４年版５２巻７頁、８頁）には、「その１４位は今までに報告されていたようなグルタミン酸ではなく、グルタミンであることが明らかにされた。これは、天然ブタモチリンのこれまでの調製において、グルタミンの脱アミノ化が生じた結果と思われる。」（原文７頁１１行ないし１３行－要旨部分）、及び「従来の研究(2)に用いられていたモチリンの単離においては、１４位のグルタミンは脱アミノ化されていたということが予想される。」（原文８頁右欄３行ないし５行）と記載されているが、これらの記載は、１３位がメチオニンである天然モチリンにおいて、１４位のアミド基は生物活性に必須ではないことを示すものである。したがって、甲第５号証には、１３位がノルロイシンであるモチリン誘導体において、１４位のアミド基は生物活性に必須ではないことが記載されているだけでなく、１３位がメチオニンである天然モチリンについても同様であることが記載されているといえる。そして、引用例に記載された発明において、発明者は引用例モチリンの生物活性を確認しているのであるから、引用例モチリンにおいては、１４位のアミド基は生物活性に必須ではないことを導き出すことができ、１３位がロイシンであるモチリン誘導体においても、１４位のアミド基は生物活性に影響しないと認識できるのである。
〈２〉 仮に、〈１〉が認められないとしても、引用例には、「１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しない」（甲第４号証４頁右上欄１３行、１４行）という表現で、１３位がロイシンで１４位がグルタミンであるモチリン誘導体（本願モチリン）について触れており、該モチリン誘導体の効果についても言及しているのであるから、この誘導体が製造されていたことは明らかである。
してみると、引用例には、本願モチリンの発明が記載されているということができ、本願第１発明は、引用例に記載された発明と認められる。
引用例には、１３位がロイシンで１４位がグルタミンであるモチリン誘導体（本願モチリン）の製造方法については記載されていないが、上記製造方法について開示がなくても、本願の出願当時の技術水準に基づいて、当業者が２２個のアミノ酸からなる上記モチリン誘導体を容易に合成することができたのであるから（乙第２、第３号証参照）、本願モチリンの発明は、引用例において完成しているとみるべきである。
(2) 取消事由２について
〈１〉 一般に生理活性が既に知られているペプチドについて、アミノ酸の置換、付加、欠失等によりその誘導体を製造して、その生理活性の強さ、作用の持続性、安定性を試験して医薬品としての可能性を研究することは、当業者が普通に行っていることである。このような研究においては、当業者はペプチド誘導体の構造（アミノ酸配列）と既に知られている生理活性との相関を検討するのが当然であり、ペプチド誘導体を製造すればその生理活性の強さを必ず試験により確認するのである（乙第４号証参照）。また、既に知られている生理活性作用については、当業者にとって簡単な試験で確認できるのである。そして、アミノ酸の置換等により製造した生理活性ペプチド誘導体が、程度の差はあれ同様の生理活性作用を保持することも広く知られていることであるので、当業者は一定の期待をもってペプチド誘導体の生理活性作用の程度の確認を行うのである。
前記(1)で述べたとおり、引用例に基づき本願第１発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得ることであるから、本願第１発明のモチリン誘導体について、当業者は必ず試験してその腸管運動亢進作用の強さを確認できるのである。そうすると、腸管運動亢進作用について、本願第１発明のモチリン誘導体が引用例に記載のモチリン誘導体に比較して量的な面で優れているとしても、その効果を発明の構成と切り離してそれ単独で判断することは適当でなく、生理活性ペプチドの技術分野における上記の事情を考慮して、顕著な作用効果を奏するものではないと判断するのが妥当なのである。
〈２〉 甲第６号証（意見書）の第１８図に示された実験結果は、引用例モチリン（ＬＥモチリン）を０．２５μｇ／Ｋｇ投与した場合には、ほとんど腸管運動亢進作用を示さないので、それより投与量の少ない引用例に記載の０．１μｇ／Ｋｇの投与量では全く又は極めてわずかの腸管運動亢進作用しか示さないと推測できるが、この結果は、引用例に記載された体重１Ｋｇ当たり約０．１μｇの引用例モチリンを投与することが適当であること及びこの適用量が有効であることが動物実験で確認されているとの記載内容（甲第４号証５頁左下欄１７行ないし右下欄８行）と明らかに矛盾するものである。
さらに、甲第６号証の実験結果が信用できるとしても、一般に、医薬品の動物実験においては、対象動物、薬剤の調製方法、投与量、投与方法、測定方法等の実験条件をどのように選択するかにより、実験結果が変動することがたびたび起こることを考えると、甲第６号証の実験条件の下に行った動物実験の結果のみを根拠にして、本願モチリンが顕著な腸管運動亢進作用を有すると判断することは妥当ではない。
〈３〉 また、引用例には、従来技術としてＮＥモチリン及び天然モチリンが腸管運動亢進作用を有する物質として記載されている以上、それらとの比較も考慮されるべきである。本願明細書に「本発明の新規ペプチド・・・は、天然のモチリンと同等の活性を有するので医薬品としての用途が期待できる。」（甲第２号証４頁１行ないし３行）と記載されていることを考慮すると、本願モチリンが天然モチリンに比してより強い腸管運動亢進活性を有すると解することはできない。次に、甲第６号証の第１８図の実験結果からみると、本願モチリンはＮＥモチリンに比して最大でも２倍程度の活性を示すだけである。
以上によれば、この程度の数的優位をもって本願第１発明が顕著な効果を奏するということはできない。
〈４〉 原告主張のプラスミンに対する安定性やプラスチック容器に対する付着性は、明細書に定性的にも開示されておらず、自明でもない作用効果であり、明細書の記載に基づく主張ではないから、失当である。
第４ 証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録記載のとおりであって、書証の成立は、いずれも当事者間に争いがない。
理由
１ 請求の原因１（特許庁における手続の経緯）、同２（本願第１発明の要旨）及び同３（審決の理由の記載）については、当事者間に争いがない。
そして、審決の理由２（引用例）、同３（対比）は、当事者間に争いがない。
２ 原告主張の取消事由の当否について検討する。
(1) 本願発明について
甲第２号証（本願明細書）及び甲第３号証（平成５年８月３日付手続補正書）によれば、本願明細書には、本願第１発明を含む本願の発明の産業上の利用分野、従来技術等、問題点を解決するための手段、効果として、次のように記載されていることが認められる（一部は当事者間に争いがない。）。
〈１〉 産業上の利用分野
「本発明は、モチリンの１３位メチオニン（Ｍｅｔ）をロイシン（Ｌｅｕ）に置換した新規ペプチド・・・およびこれらの製造法に関する。」（甲第２号証３頁２０行ないし２３行）
〈２〉 従来技術等
「モチリン・・・は哺乳類の血中に存在する生理活性ペプチドで腸管蠕動を活発にする作用を持つことが知られている」（同４頁５行ないし７行）が、「モチリンの１３位アミノ酸はＭｅｔであって、これは酸化されやすく、酸化されてスルホキシド体になるとモチリンの活性は低下する」（同５頁２行ないし４行）、「天然のモチリンは動物臓器から抽出する方法で得ることができるが、この方法では量的に不十分である。・・・従って、モチリンの活性を有する物質を安価に大量に供給することが望まれている。」（同４頁１６行ないし２４行）
〈３〉 問題点を解決するための手段
「本発明者は、・・・モチリンの１３位ＭｅｔをＬｅｕに変換したペプチド（13Ｌｅｕ－モチリン）がモチリンと同等の活性を有し、酸化による活性の低下のないことを見出した。さらにこの13Ｌｅｕ－モチリンを安価に大量に供給する方法について研究した結果、遺伝子組換え技法で供給することができることを見出した。」（同５頁７行ないし１４行）
〈４〉 効果
「13Ｌｅｕ－モチリンは天然型ウシモチリンと同等の腸管収縮活性を示すことがわかった。」（同４９頁１９行、２０行、第１７図）
(2) 本願第１発明は引用例記載の発明と同一であるとの被告の主張について
〈１〉 甲第４号証によれば、引用例には、次のとおり記載されていることが認められる（一部は当事者間に争いがない。）。
(a) 「本発明は・・・既知のＬ－ノルロイシン－１３－モチリン化合物の改良および発展に関するものである。」（３頁左下欄１行ないし１８行）
(b) 「今般、モチリンの１３番目の位置にＬ－ノルロイシン基の代りに・・・Ｌ－ロイシン基を入れても同じ有益な結果が得られることが判明した。既知のノルロイシン－モチリンに対してロイシン－モチリンは有益な生物学的活性は同じであるがＬ－ロイシンはＬ－ノルロイシンより安価であるから安い費用で調製でき、しかもＬ－ロイシンはたんぱく質の生成に有効に関与する天然に存在するアミノ酸であるから人間および動物の身体の中で容易には劣化しないという事実から有益である。」（３頁右下欄４行ないし１９行）
(c) 「モチリンの構造は最初はアミノ酸配列の位置が１３－１４－１５の各位置において－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕであると考えられ、この構造は主特許の優先日まで正しいと思われていた。しばらくしてアミノ酸配列に対する修正が発表され、これによると１４位置にはグルタミン酸の代りにグルタミンが存在し、正しくは前記部分の配列が－Ｍｅｔ－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ－である（“Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．”１９７４年版第５２巻７～８頁参照）。」（４頁左上欄１５行ないし右上欄３行）
「これ以上アミノ酸配列に関する修正が必要なければ位置１４にグルタミン酸残基を有するモチリン誘導体に対してこれまで使用されてきたＬ－ノルロイシン－１３－モチリンおよびＬ－ロイシン－１３－モチリンという名前は１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しないという点では維持存続されるであろう（“Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．”１９７４年版第５２巻８頁右欄参照）。」（４頁右上欄８行ないし１６行）
(d) 「体重約８０Ｋｇの人間に静脈内適用する場合には全部で８γのモチリン誘導体を含む２ｍｌの注射液を用いて体重１Ｋｇにつき０．１γを与える。」（５頁左下欄１７行ないし２０行）
「動物実験では同等の適用量が有効であると確認され、犬に体重１Ｋｇにつき０．００５γの用量で天然に存在するモチリンを静脈内に注射したところ運動（「運道」は誤記と認める。）神経の活性が強力に増大した。（“Ｃａｎ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．”１９７３年版第５１巻左欄参照）」（５頁右下欄４行ないし９行）
〈２〉 上記記載によれば、引用例には、引用例モチリンにおいて１４位のグルタミン酸の側鎖のアミド基が生物活性には影響なく（甲第４号証４頁右上欄８行ないし１６行）、したがって、アミノ酸配列が１３－１４－１５の各位置においてロイシン－グルタミン酸－グルタミン酸であるモチリン誘導体（引用例モチリン）と、同じくロイシン－グルタミン－グルタミン酸であるモチリン誘導体（本願モチリン）とは同等の生物活性を有していることが示唆されていると認められる。
〈３〉 しかしながら、一般的に化合物が引用例に記載されていると認められるには、その化合物が現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化合物が実際に確認できるものであることが必要であるところ、引用例には、上記アミノ酸配列が１３－１４－１５の各位置においてロイシン－グルタミン－グルタミン酸であるモチリン誘導体（本願モチリン）の製造法についての開示がなされておらず、また、融点の表示その他これが現実に製造されたことを示す根拠も記載されていない。
被告は、本願の出願当時の技術水準に基づいて、当業者が２２個のアミノ酸からなる上記モチリン誘導体を容易に合成することができたのであるから（乙第２、第３号証参照）、１３位がロイシンで１４位がグルタミンであるモチリン誘導体（本願モチリン）の発明は、引用例において現実に提供されたも同然である旨主張する。
しかしながら、乙第２号証によれば、同号証（「生理活性ペプチドの合成」化学と生物１７巻６号（昭和５４年）３４４頁以下）には、「アミノ酸数が、１０～２０程度のペプチドなら、現在ではどんな方法を使っても実験室的には目的物を得ることができよう」（３４６頁左欄２２行ないし２５行）、「合成ペプチドでは類縁化合物が不純物として含まれていうだけに、むしろ天然物より精製が困難な場合がありうる。」（３５０頁左欄４行ないし６行）、「ＨＰＬＣの技術で一体どの程度の大きさのペプチドまでが有効に分析でき、精製可能であるかは、今後に残された検討課題であろう。」（３５０頁左欄１２行ないし１５行）、「現在では残基数が２０程度までのペプチドなら余程特殊な構造でない限り、かなり大量に合成できるようになってきている」（３５０頁左欄１８行ないし２０行）と記載され、また乙第３号証によれば、同号証（蛋白質核酸酵素３０巻１２号（昭和６０年））には、自動ペプチド合成装置が市販されていることが記載されていることが認められ、これらの記載によれば、引用例の出願当時、一般的にアミノ酸数が２０程度までのペプチドであれば、かなり大量に合成できるようになってきていたが、合成ペプチドでは類縁化合物が不純物として含まれており天然物より精製が困難な場合があったことが認められる。
上記に認定の引用例出願当時の技術水準、特に、精製困難との問題が依然として存在したことによれば、前記〈１〉に説示の記載をもって、上記１３位がロイシンで１４位がグルタミンであるアミノ酸数が２２のモチリン誘導体（本願モチリン）が、現実に提供されたも同然であると認めることはできない。そうすると、引用例中の引用例モチリンと本願モチリンとは同等の生物活性を有している旨の示唆は、天然モチリンの１４位のアミノ酸についての知見に基づき、本願モチリンの生物活性について推測を述べたにすぎない可能性が残り、直ちに採用することができないといわなければならない。
〈４〉 したがって、本願第１発明は引用例に記載された発明と同一であるとの被告の主張は理由がない。
（なお、原告は、引用例に本願第１発明と同一のものが記載されているとの被告の主張は本訴における審理判断の対象外のものである旨主張するが、被告の上記主張は、審決段階で進歩性なしとの判断に使用した公知文献に基づき同一であると主張するものであるから、これが許されないと解することはできない。）
(3) 取消事由１（相違点についての判断の誤り）について
以上のとおり、本願第１発明が引用例に記載された発明と同一であるとすることはできないが、審決は、引用例に記載されたモチリン誘導体において、アミノ酸配列１４位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）をグルタミン（Ｇｌｎ）に置換することに格別の困難性は存在しない旨判断しており、その判断は、引用例に、引用例モチリンと本願モチリンとが同等の生物活性を有しており、同効のものであることが示唆されていることを根拠にしており、前記(2)に認定した引用例の記載に照らすと、引用例に基づき本願第１発明のモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になしうることであるとみることも可能である。
しかしながら、前記(2)において説示したとおり、引用例には、１４位がグルタミンである本願第１発明のモチリン誘導体の製造方法や現実に製造した事実あるいはその生物活性に関する具体的な効果については開示されておらず、本願モチリンが引用例モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができると解するのが相当であるから、次に、本願モチリンの効果について検討する。
(4) 取消事由２（効果についての判断の誤り）について
〈１〉(a) 甲第６号証（意見書）によれば、同号証添付の第１８図には、本願モチリン、引用例モチリン及びＮＥモチリン（１３位をノルロイシン、１４位をグルタミン酸としたもの）を雄性ウサギに０．２５、０．５、１．０、２．５、５．０μｇ投与した場合の腸管運動亢進作用を結腸の部位で測定した実験結果が示されているが、同図によると、本願モチリンは、０．２５μｇ／Ｋｇの投与で腸管運動亢進作用を示し、２．５μｇ／Ｋｇの投与で最大活性値を示すのに対して、引用例モチリンは０．２５μｇ／Ｋｇまでほとんど腸管運動亢進作用を示さず、また、０．５μｇ／Ｋｇ及び１．０μｇ／Ｋｇの投与量において、本願第１発明のロイシンモチリンは引用例モチリンに比して約６ないし９倍の活性を示すことが認められる。
(b) 被告は、同図に示された実験結果によれば、引用例モチリンを０．２５μｇ／Ｋｇ投与した場合には、ほとんど腸管運動亢進作用を示さないとされているが、この結果は引用例に記載された体重１Ｋｇ当たり約０．１μｇの引用例モチリンを投与することが適当であること及びこの適用量が有効であることが動物実験で確認されているとの記載内容（甲第４号証５頁左下欄１７行ないし右下欄８行）と明らかに矛盾する旨主張する。
しかしながら、被告が甲第６号証に対する批判の根拠とする引用例中の投与量に関する記載（甲第４号証５頁左下欄１０行ないし右下欄８行）は、それを裏付ける具体的な薬理実験結果や動物実験の結果が記載されていないし、甲第６号証の実験と同じ実験条件下で行われたものでもないから、引用例における引用例モチリンが約０．１γ／Ｋｇ（＝０．１μｇ／Ｋｇ）で有効であるとの記載は、甲第６号証に示された実験結果と矛盾するものとは認められない。
さらに、被告は、甲第６号証の実験結果が信用できるとしても、一般に、医薬品の動物実験においては、対象動物、投与方法等の実験条件をどのように選択するかにより、実験結果が変動する可能性があることからすると、甲第６号証の実験条件の下に行った動物実験の結果のみを根拠にして、本願第１発明のロイシンモチリンが顕著な腸管運動亢進作用を有すると判断することは妥当ではない旨主張するが、被告の主張は変動の抽象的可能性を述べるにとどまるものであり、さらに、甲第１２号証に記載された実験結果も、前記のとおり、同一の実験条件下で本願モチリンと引用例モチリンを比較したものではなく、実験条件が変わると結果が異なることを具体的に示すものではないから、甲第６号証の実験結果が特定の条件下でたまたま生じた結果であると認めることはできない。
(c) 上記に認定の事実によれば、本願モチリンは、引用例モチリンに比して量的に著しく顕著な腸管運動亢進作用を奏していると認められ、本願モチリンは、引用例に記載された発明及び天然モチリンの１４位がグルタミンである等の周知事項から予測できない顕著な効果を奏しているものと認めることができる。
〈２〉(a) 被告は、引用例には、従来技術として天然モチリン及びＮＥモチリン記載されている以上、それらとの比較も考慮されるべきであると主張する。
しかしながら、本件においては、引用例に記載の１４位のグルタミン酸をグルタミンに置換したものとして本願第１発明の構成の容易推考性を検討しているものであり（審決書８頁１１行ないし１４行）、本願第１発明の効果の顕著性の判断は、そのように構成した場合に予測される作用効果との比較においてされるべきであるから、これに反する被告の主張は、採用することができない。
(b) また、被告は、天然モチリンのアミノ酸配列の１４位のアミノ酸残基が正しくはグルタミンであることが明らかになっていた等の事情によれば、引用例に基づき本願第１発明のようなモチリン誘導体を製造することが当業者が容易になし得ることであるから、その効果が量的な面で優れているとしても、その効果を発明の構成と切り離してそれ単独で判断することは適当でない旨主張する。しかしながら、ある発明に想到することが一見容易であるように見えても、その発明が当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著な作用効果をもたらすのであれば、これを特許するのが相当というべきであるから、この点の被告の主張も採用することができない。
〈３〉 そうすると、本願第１発明は、公知技術から予測できない顕著な効果を奏するものであり、本願モチリンが引用例モチリンに比較して強い腸管運動亢進作用有するとの効果は、１４位のグルタミン酸をグルタミンで置換した結果の確認にすぎず、該効果をもって、本願第１発明が顕著な作用効果を奏するものということはできない旨の審決の判断は誤りであり、この点の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。
したがって、原告主張の取消事由２は、その余の点について判断するまでもなく、理由がある。
３ よって、原告の本訴請求は理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する（平成１０年７月９日口頭弁論終結）。
（裁判長裁判官 永井紀昭 裁判官 濵崎浩一 裁判官 市川正巳）
平成５年審判第２３６４８号
審決
東京都千代田区大手町１丁目６番１号
請求人 協和醗酵工業株式会社
昭和６１年特許願第２１５０８８号「新規ペプチド」拒絶査定に対する審判事件（昭和６３年３月３１日出願公開、特開昭６３－７１１９５）について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
１．手続の経緯・本願発明の要旨
本願は、昭和６１年９月１２日の出願であって、その発明の要旨は、平成５年８月３日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１項～第４項に記載されたとおりのものと認められるところ、その第１項に記載された発明（以下、本願第１発明という。）は次のとおりである。
「下記式１のアミノ酸配列を有する新規ペプチド。
〈省略〉
（式１）
（式中、記号は下記アミノ酸残基を示す。）
Ｐｈｅ：フェニルアラニン、Ｖａｌ：バリン、
Ｐｒｏ：プロリン、Ｉｌｅ：イソロイシン、
Ｔｈｒ：スレオニン、 Ｔｙｒ：チロシン、
Ｇｌｙ：グリシン、Ｇｌｕ：グルタミン酸、
Ｌｅｕ：ロイシン、Ｇｌｎ：グルタミン
Ａｒｇ：アルギニン、Ｌｙｓ：リジン
Ａｓｎ：アスパラギン 以下同じ）」
２．引用例
原査定の拒絶理由に引用された特開昭５２－４６０６８号公報（以下、引用例という。）には、
〈省略〉なる化学式を有するＬ－ロイシン－１３－モチリン」（特許請求の範囲）が記載されており、そこにはさらに「本発明は全部で２２個のアミノ酸で構成されるポリペプチドチエーンにおいて１３番目のアミノ酸、すなわち、
〈省略〉
なる式を有するＬ－メチオニン基を
〈省略〉
なる式を有するＬ－ノルロイシル基で置換したことで自然に存在するモチリンとは異り、主特許から既知のＬ－ノルロイシン－１３－モチリン化合物の改良および発展に関するものである。
合成モチリン誘導体は自然に得られるモチリンとほぼ同じ生物学上の活性を有する………………………〔中略〕………………………………………今般、モチリンの１３番目の位置にＬ－ノルロイシン基の代わりに
〈省略〉
なる式のＬ－ロイシン基を入れても同じ有益な結果が得られることが判明した。既知のノルロイシン－モチリンに対してロイシン－モチリンは有益な生物学的活性は同じではあるがＬ－ロイシンはＬ－ノルロイシンより安価であるから安い費用で調製でき、しかもＬ－ロイシンはたんぱく質の生成に有効に関与する天然に存在するアミノ酸であるから人間および動物の身体の中で容易には劣化しないという事実から有益である。」（３頁左下欄１行～右下欄下から２行）、及び「モチリンの構造は最初はアミノ酸配列の位置が１３－１４－１５の各位置において－Ｍｅｔ－Ｇｌｕ－Ｇｌｕであると考えられ、この構造は主特許の優先日まで正しいと思われていた。しばらくしてアミノ酸配列に対する修正が発表され、これによると１４位置にはグルタミン酸の代わりにグルタミンが存在し、正しくは前記部分の配列が－Ｍｅｔ－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ－である………〔中略〕………これ以上アミノ酸配列に関する修正が必要なければ位置１４にグルタミン酸残基を有するモチリン誘導体に対してこれまで使用されてきたＬ－ノルロイシン－１３－モチリンおよびＬ－ロイシン－１３－モチリンという名前は１４－グルタミン酸の側鎖のアミド基が生物の活性に影響しないという点では維持存続されるであろう。」（４頁左上欄１５行～右上欄１５行）と記載されている。
３．対比
そこで、本願第１発明と引用例に記載された発明を対比すると、両者は、本願第１発明がアミノ酸配列の１４位がグルタミン（Ｇｌｎ）であるのに対し、引用例に記載された発明では該１４位がグルタミン酸（Ｇｌｕ）である点で相違し、その余の点で一致している。
４．当審の判断
上記相違点について検討するに、引用例にも記載されているが、天然モチリンがＰｈｅ－Ｖａｌ－Ｐｒｏ－Ｉｌｅ－Ｐｈｅ－Ｔｈｒ－Ｔｙｒ－Ｇｌｙ－Ｇｌｕ－Ｌｅｕ－Ｇｌｎ－Ａｒｇ－Ｍｅｔ－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ－Ｌｙｓ－Ｇｌｕ－Ａｒｇ－Ａｓｎ－Ｌｙｓ－Ｇｌｙ－Ｇｌｎで表されるアミノ酸配列を有するペプチドであって、その１４位がグルタミン（Ｇｌｎ）からなることは、本願の出願前周知であり（更に必要なら、特開昭５２－３９６７０号、特開昭５２－７３８６３号、及びＣｈｅｍ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．、Ｖｏｌ．２６、Ｎｏ．１、１０１－１０７(1978)を参照されたい。）、また従来よりモチリンの１４位のグルタミン（Ｇｌｎ）がグルタミン酸（Ｇｌｕ）に置換されているものを天然モチリンと同じものと認識していたことく引用例４頁左上欄１５行～右上欄３行）、及び１３位のメチオニン（Ｍｅｔ）がロイシン（Ｌｅｕ）で置換されたモチリン誘導体においても、１４位のアミノ酸がグルタミン酸（Ｇｌｕ）とグルタミン（Ｇｌｎ）であるモチリンを同効のものと考えていたこと（引用例４頁右上欄１３行～１５行参照）からみて、引用例に記載の１４位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）をグルタミン（Ｇｌｎ）に置換することに格別の困難性は存在しない。
（一方、本願第１発明の効果についてみると、請求人は１４位のアミノ酸をグルタミン（Ｇｌｎ）とした本願発明のペプチドは、引用例に記載のペプチドに比較して強い腸管運動亢進作用を有する旨主張しているが、この効果は１４位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）をグルタミン（Ｇｌｎ）で置換した結果の確認にすぎず、該効果をもって、本願第１発明が顕著な作用効果を奏するものということはできない。
５．結び
したがって、本願第１発明は、引用例に記載された発明及び上記周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
してみれば、本願は、特許請求の範囲第２～４項に記載された発明について検討するまでもなく拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
平成８年３月25日
審判長 特許庁審判官
特許庁審判官
特許庁審判官